Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação das razões legítimas para o desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil:

“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.”

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

“São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.”

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

• Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;

• Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil.

Caso fique comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas referentes a pelo menos metade do período investigado, a caducidade será afastada. Por outro lado, se ficar comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas, porém referentes a menos da metade do período investigado, o titular deverá apresentar evidências de sérias e efetivas providências para a retomada ou o início do uso da marca, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos, entre outros.

Dentre as razões legítimas para o desuso da marca, destacam-se impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, e a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a insegurança do titular quanto à manutenção do registro.

Quando alegado o desuso por razões legítimas em petições de caducidade referentes a registros de marca em regime de cotitularidade, deverá ser comprovado que as razões apresentadas justificam o desuso por todos os cotitulares, sob pena de caducar o registro.

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros
Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentação ilegível ou sem data
Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Documentos fiscais
Os documentos fiscais apresentados deverão:

• Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
• Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
• Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

A comprovação por meio de nota fiscal deverá ser aceita mesmo que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, inclusive se em destaque no nome empresarial ou título de estabelecimento, e não dos produtos ou serviços discriminados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos
Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos ou serviços por ela assinalados.

Documentos em língua estrangeira
Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

Produtos para exportação
Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

Uso simultâneo de diversas marcas
O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular nas provas de uso será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma individualmente, por meio de documentação complementar.

Outros meios de prova
Outras provas de uso poderão ser aceitas, tais como brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia, desde que devidamente datados dentro do período de investigação e que façam referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional
Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

Marca cedida
Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão, ressalvado o uso anterior autorizado ou não contestado pelo titular.

Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados
Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

Marca coletiva
Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

Marca de certificação
Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN nº 51/1981)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação individualizada, se os códigos dos subitens da classe nacional em que a marca é registrada não forem afins, o uso tem que ser comprovado para cada subclasse nacional, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação às subclasses não comprovadas.

A análise da afinidade entre produtos ou serviços deve ser verificada segundo as orientações do art. 144 da LPI.

Em petições de caducidade que afetem registros classificados nas classes de produtos constantes da classificação nacional, serão aceitas provas de uso da marca para o comércio dos mesmos produtos, considerando que, à época, por exigência legal, as marcas destinadas ao comércio e à indústria eram registradas nas classes de produtos.

A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Qualquer comprovação durante os 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas.

Quando o período de investigação abrange os primeiros 5 (cinco) anos da concessão da marca, a caducidade poderá ser afastada caso haja documentação comprobatória de providências sérias e efetivas para o início do uso da marca durante o período de investigação, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos. Nesta hipótese, deverá haver comprovação de utilização da marca no período posterior ao da investigação.

Em registros de marca em regime de cotitularidade, a comprovação de uso da marca por pelo menos um dos cotitulares afastará a caducidade.

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

1. Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
2. Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
3. Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração em nome do signatário ou nos quais a mesma for apresentada após 60 (sessenta) dias do peticionamento serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.

A partir da cientificação de que contra seu registro foi requerida a declaração da caducidade, o que acontece via RPI, semanalmente, o requerente ou titular do registro terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que iniciou o uso da marca no Brasil ou não interrompeu o uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

Da lei se compreende que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Ou seja, antes de 5 anos da concessão do registro não há que se falar em pedido de caducidade, nem antes de que se interrompa o uso pelo prazo de 5 anos.

Além de prorrogar o registro da sua marca, o titular tem a obrigação de usar a marca tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada. Ainda, poderá justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas
§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.

Assim, caducidade é a extinção da propriedade pelo decurso do tempo mínimo sem uso da marca, que é de 5 anos.