A propriedade de uma marca nasce apenas com o devido registro da marca junto ao INPI. Ao contrário da propriedade, que tem um único meio de constituição: o registro, a extinção da propriedade pode se dar por diversas causas. A propriedade sobre a marca pode se extinguir pela falta de renovação do registro, por exemplo. Nunca é demais recordar que a renovação do registro da marca deve ser realizado de 10 em 10 anos. Outro exemplo de extinção do direito de propriedade sobre a marca é a declaração da sua caducidade. A caducidade é a extinção da propriedade sobre a marca em razão da não utilização do sinal marcário ou da utilização de forma equivocada.

Isso é um fato que já explicamos aqui. E também já explicamos em outro artigo sobre caducidade: as marcas foram criadas para serem usadas. Quem não usa a marca registrada da qual é titular por mais de 5 anos ou interrompe o seu uso por mais de cinco anos perde a propriedade em razão da ocorrência da caducidade.

Duas podem ser as razões para que ocorra a caducidade de um sinal marcário. Ele pode cair em desuso, quer porque o titular do registro de marca abandonou o uso, quer porque descaracterizou a marca ao ponto de não haver qualquer similaridade entre a marca usada e a marca registrada.

O direito de propriedade pela marca pode caducar pelo desuso. Ou seja, ele é extinto porque o titular do registro abandonou integralmente o uso do sinal marcário. Isso passa a ocorrer, por exemplo, quando a alteração de segmentação de atividades, por exemplo, quando o titular da marca passa a identificar o mesmo produto ou serviço por ele criado de forma absolutamente diferente. Essa diferença se dá com a mudança dos elementos nominativos e figurativos da marca, provocando a integral caducidade do direito de propriedade.

A segunda possibilidade de caducidade pode se dar pela alteração expressiva do sinal marcário, que passe a não mais permitir a mesma compreensão da marca registrada. Num contexto como esse a caducidade da marca pode ser parcial ou total. Isso quer dizer que a caducidade pode se dar pela alteração substancial no elemento nominativo, que pode valer-se do mesmo sinal figurativo ou grafia. E a decadência pode atingir, conforme precedentes do STJ, apenas a parte figurativa da marca. Ou seja, nesse caso o titular altera substancialmente o aspecto visual do conjunto marcário registrado, mas não a sua expressão ou elemento nominativo.

Classificar uma atuação de marca, para eleger qual ou quais as NCL(s) deverão receber pedido de registro de marca nem sempre é uma atividade simples. É muito comum aventureiros que não entendem do assunto classificarem as marcas de forma totalmente equivocada. Por vezes vemos marcas de roupas registradas apenas na NCL(11) 35, mas a marca nem loja própria ou venda na internet tem. Outras vezes vemos aplicativos baixáveis em lojas como da Android e da Apple com registro apenas na NCL(11) 36, sem pedir registro na NCL(11) 09.

Ou seja, é comum as pessoas, ao requererem seus registros, requererem o registro numa classe que não atuam, o que poderá implicar na ocorrência da caducidade.

Um exemplo tradicional são comércios de roupas que, ao invés de pedirem registro na NCL(11) 35, por exemplo, terminam requerendo o registro na NCL(11) 25, para marca de roupa. Ora, é preciso entender que numa situação como essa o prazo da caducidade estará contando e o proprietário da marca estará em alto risco, porque a marca, embora registrada, foi registrada na classe errada e por isso conta, sobre ela, o prazo de caducidade.

Um ponto importante sobre o pedido de Caducidade é que ele é, assim como todos os atos veiculados pelo INPI, publicado na Revista da Propriedade Industrial. Não há obrigação de o INPI realizar qualquer espécie de notificação pessoal do titular do processo sobre o qual recai o Pedido de Caducidade. Isso reforça a necessidade de se manter um monitoramento de marcas sempre ativo. Isso porque se houver um Pedido de Caducidade que contemple os mínimos requisitos legais ele, se não for defendido, promoverá a extinção do registro.

Isso ocorre porque a lei obriga o titular do registro, caso alguém venha requerer um Pedido de Caducidade, a realizar a prova efetiva do uso da marca na classe de atuação durante os cinco anos que antecederam ao Pedido de Caducidade. Caso o titular do registro, que está se defendendo, não tenha condições de realizar essa prova de que usou a marca nos 5 anos que antecederam ao Pedido de Caducidade o INPI decidirá pela Declaração da Nulidade e o registro será extinto. Ou seja, o titular do registro que sofreu o Pedido de Caducidade não será mais o proprietário da marca.

Por isso é importante contar com uma consultoria anual personalizada, que vai ajudar você e sua empresa a coletar, documentar e guardar todas as provas para evitar qualquer Pedido de Caducidade.

O Pedido de Declaração de Caducidade ou somente Pedido de Caducidade gera uma situação atípica. Ele inverte o ônus da ordinário da prova que, via de regra, incumbe ao Proponente do ato a prova do seu direito (no caso de ver declarada a caducidade do pedido). Entretanto, impor a alguém que produza uma prova negativa (de que a marca não era usada) tornaria deveras complexa a análise dos fatos que envolvem o problema. Por isso, o legislador, ao estabelecer as regras do Pedido de Caducidade na Lei da Propriedade Industrial optou por inverter o ônus da prova e obrigar ao titular do registro sobre o qual recaiu o Pedido de Caducidade que produza prova positiva. Ou seja, tocará ao titular do registro ter condições de comprovar que utilizou a marca nos 5 anos que antecederam o Pedido de Caducidade.

O Pedido de Caducidade é um dos mais graves ataques a um registro de marcas e precisa ser defendido. Isso porque se ele não for defendido terminará, na imensa maioria dos casos, provocando a extinção do registro e o proprietário da marca que não se defendeu adequadamente irá perder a propriedade sobre a marca.

Se o seu processo de registro está sofrendo um ataque com um Pedido de Caducidade, é importante defender-se com uma equipe técnica qualificada para atender os interesses da sua marca e derrubar o Pedido, mantendo o seu registro ativo.