O processo de registro de marcas, tal qual o processo judicial, embora seja um processo administrativo, é composto por uma sucessão de atos que vão desde o protocolo até a concessão do registro da marca.
No Brasil anualmente são protocolados em média mais de 300.000 pedidos de registros de marcas. Em um cenário como esse é comum que haja colidência entre marcas. Ou seja, alguém protocola um pedido de registro de marca igual ou semelhante a sua marca no mesmo segmento do seu mercado.

Numa situação como esta, caso o pedido da marca igual ou parecida seja deferido e concedido, poderá ocorrer a diluição da sua marca, fenômeno jurídico que enfraqueceu substancialmente a sua distinção no mercado e pode gerar confusão nos seus clientes.

Tendo em vista que a principal finalidade do registro da marca é o uso exclusivo do sinal marcário no seu segmento de mercado, permitir que uma marca igual ou parecida receba o registro pode lhe causar sérios prejuízos. Para evitar esse tipo de situação a legislação da propriedade industrial prevê alguns instrumentos para defesa do sinal marcário e a manutenção da exclusividade da sua exploração. dentre esses instrumentos está a oposição ao pedido de registro de marca, prevista pela Lei da Propriedade Industrial em seu artigo 158.

Em face da importância da manutenção do exclusivo de uma marca registrada e da relevância jurídica da oposição em um processo de registro de marca, justamente para proteger a exclusividade, nossa equipe preparou algumas dicas sobre como preparar uma oposição ao pedido de registro de marca caso você não opte pela contratação de profissionais especializados neste tipo de defesa.

Toda empresa séria que busca proteger a sua marca para utilizá-la com exclusividade no seu segmento de mercado realiza o monitoramento permanente da marca com o objetivo de identificar eventuais pedidos de registros que possam diluir o seu sinal marcário. Com essa afirmativa desfaz-se o mito de que marcas colidem Tesla são descobertas por acaso. isso é uma ilusão. Pedidos de registros de marcas que põem em risco o uso exclusivo do sinal marcário são descobertos porque as marcas que de fato tem importância para os empresários são permanentemente monitoradas.

O monitoramento de marcas relevantes é feito por empresas especializadas, como a Regify, que mantém sistemas extremamente evoluídos para averiguação de colidências de marcas. Esses sistemas analisam semanalmente, quando publicada a Revista da Propriedade Industrial, e comparam as marcas monitoradas com todos os novos pedidos publicados naquela semana. esses sistemas fazem uma análise fonético, silábica e visual dos novos protocolos de pedidos de registros de marcas publicados. E sempre que é identificada uma coincidência ela é analisada por uma equipe de profissionais especializada em Propriedade Industrial e Direito das Marcas.

São esses sistemas avançados de monitoramento que identificam colidências e permitem apresentação de oposição a qualquer pedido de registro de marcas.

Identificada uma coincidência que de fato imponha risco e possa promover a diluição e confusão entre marcas é hora de apresentar uma oposição a este pedido de registro. Essa oposição tem a finalidade de que o pedido de registro seja ao final indeferido e a marca protegida.

A lei da propriedade industrial estabelece que todo o pedido de registro de marcas feito em território brasileiro deve ser publicado na Revista da Propriedade Industrial, conforme estabelece seu artigo 158. esse mesmo artigo estabelece que publicado o pedido de registro de marcas na revista da propriedade industrial abre-se o prazo de 60 dias para que qualquer interessado a presente oposição ao pedido de registro da marca.

Fique atento que a contagem do prazo começa sempre no dia seguinte ao dia da publicação do pedido de registro na RPI. E também é importante frisar que em razão da Portaria N. 8 de 17/01/2022, que revogou a resolução n. 26/2013 do INPI, em razão do art. 6º da referida Portaria, o prazo não se encerra em dia não útil. Caso isso ocorra ele é prorrogado para o dia útil seguinte, quando se encerra em feriados ou finais-de-semana, por exemplo.

A Oposição apresentada fora do prazo não é conhecida pelo INPI e não é levada em consideração na decisão de mérito do registro da marca.

O protocolo do pedido de registro de marcas dá início ao processo administrativo de registro, ato que é supervalorizado por empresas que denominamos de protocoladoras de registro e iludem clientes afirmando que o protocolo garante a propriedade sobre a marca.

Na verdade o protocolo é um ato simples em que o requerente apresenta ao INPI o pedido do registro da sua marca e só. Assim que o pedido é protocolado inicia-se o que a lei denomina de exame formal, momento em que o INPI verifica se todos os requisitos necessários ao início do processo de registro de marca estão presentes.

Encerrado o exame formal e tudo estando correto o INPI publica o pedido de registro de marca na Revista da Propriedade Industrial. A publicação do pedido de registro na RPI dá conhecimento ao público em geral de que há um pedido de marca. A partir dessa publicação, como já dissemos, abre-se o prazo de 60 dias para qualquer interessado apresentar sua Oposição contra o pedido de registro da marca.

Quando não há nenhuma oposição, findos os 60 dias o processo entra na fase de exame de mérito. Essa é a fase em que o INPI analisará se o pedido de registro tem todos os requisitos legais para receber o registro no Brasil. Infelizmente nesse momento o INPI pode falhar e conceder o registro de uma marca semelhante ou igual a sua provocando a sua diluição. É a hora, então, de apresentar uma Oposição a este pedido de registro.

Mas esse ponto merece uma reflexão: marca é uma questão jurídica e o debate que se tem em uma Oposição e na sua defesa é eminentemente jurídico, razão pela qual existe o ramo do Direito das Marcas. Permitir a diluição da marca por inabilidade no momento de opor-se a um pedido de registro pode causar um prejuízo imenso para a sua empresa

Assim, é importante que o empresário reflita se ele está de fato apto a defender sua marca de um registro que lhe traz risco de forma técnica a ponto de ter êxito e fazer com que a marca do concorrente seja indeferida.

A imensa maioria de Oposições e resposta à Oposições que nós observamos, feitas por pessoas que não estão preparadas ao debate jurídico sobre Direito de Marcas, não contempla a qualidade necessária ao debate jurídico adequado à defesa dos interesses do proprietário da marca vigente.
Mas se você se acha qualificado à elaboração da Oposição, aqui vão algumas dicas que podem ajudá-lo com isso.

A grande maioria dos atos praticados no INPI tem um custo e o valor pago ao Governo Federal para apresentar uma Oposição deve ser pago antes da realização do protocolo da Oposição. Inclusive, quanto ao ponto, é importante salientar que o pagamento da GRU deve ser feito antes do protocolo e o comprovante deve acompanhar os documentos que vão acrescidos à Oposição.

Nesse ponto muita gente se atrapalha e ao invés de juntar o comprovante efetivo do pagamento acaba juntando o comprovante do agendamento, porque a emissão da GRU pode ter data de vencimento posterior ao prazo final em que a Oposição deve ser apresentada.

Assim, pessoas que não têm o conhecimento adequado acabam juntando como comprovante de pagamento o comprovante do agendamento futuro do pagamento. Nesse caso, a Oposição não será conhecida pelo INPI e as chances de seu concorrente receber o registro aumentam.

O valor para apresentação de uma Oposição junto ao INPI pode variar, pois o órgão concede desconto para algumas pessoas. Esse é o caso das pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais (MEIs) ou pessoas físicas estrangeiras naturais de países que mantenham a mesma reciprocidade para brasileiros quando registram em órgãos semelhantes ao INPI no seu país de origem. Nesse caso o valor da taxa a ser recolhida é de R$ 142,00.

Caso o requerente não goze de desconto das taxas junto ao INPI, como é o caso de pessoas jurídicas que não são cadastradas no SIMPLES Nacional, ou seja aquelas que tributam por lucro real ou presumido, o valor é de R$ 355,00.

Inúmeras razões jurídicas podem embasar uma Oposição. podemos elencar mais de 20 razões que permitem a argumentação que leve ao indeferimento de um pedido de registro de marca. Essas razões devem ser estudadas com afinco por aquele que pretende defender a sua marca, lembrando que quando falamos de registro de marcas estamos falando de Direito das Marcas o que pode tornar a matéria bastante complexa.

Além de podermos elencar mais de 20 motivos que podem embasar uma Oposição, em muitos casos esses motivos podem necessariamente estar presentes em uma mesma situação, o que eleva bastante a dificuldade da elaboração da peça.

As principais razões que embasam oposições, que identificamos no nosso dia a dia de prática, é a anterioridade que impede o registro, a tentativa de registrar ativo de propriedade intelectual de terceiros, tais como nomes de séries, de personagens, ou de livros, a tentativa de registrar indicações de procedência ou marcas de certificação e a tentativa de registrar marca já existente em países estrangeiros com o qual o Brasil mantém tratado.

Nesse cenário é importante a Oposição trate de afinidade entre marcas, concorrência desleal e aproveitamento parasitário, principalmente com a finalidade de comprovar que a coexistência das 2 marcas provocaria a ocorrência de um desses fenômenos.

Se a oposição a ser apresentada precisar tratar de questões sobre direito de precedência a questão probatória nos autos do processo administrativo se apresentará extremamente complexa. Nesse caso a atenção sobre argumentação jurídica deve ser dobrada, pois esse tipo de argumento jurídico implica necessariamente na reunião e no julgamento conjunto de mais de um processo de registro de marcas, o que torna tudo muito mais difícil.

Importante frisar que todas essas matérias estão intimamente vinculadas ao Direito Marcário e o melhor profissional para tratar deste assunto é um advogado especialista e com ampla experiência em propriedade industrial.

Todo o processo de registro de marcas que receber uma oposição e há a necessidade concreta de defesa de uma marca trata de uma questão extremamente delicada. Processos com oposições precisam ser preparados, no que é concernente ao debate jurídico, para um eventual Processo Administrativo de Nulidade caso a marca do seu concorrente seja deferida, por isso são considerados processos extremamente complexos.

Se você preza pela sua marca, se a sua marca recebe investimento de tempo e dinheiro em marketing e a diluição da marca e seu consequente enfraquecimento lhe geraria sérios prejuízos, a melhor opção é contratar uma equipe habilitada a conduzir a sua Oposição e que acompanhe o processo de registro do seu concorrente.

A Regify Conta com uma equipe qualificada de profissionais especializados em propriedade industrial para atuar em processos complexos em que o debate jurídico precisa ser elevado para garantir o sucesso da proteção da sua marca e o indeferimento do registro da marca do seu concorrente e nós estaremos aqui prontos para lhe ajudar caso necessário.