A cessão é a venda da marca registrada ou dos direitos sobre um processo de registro para um terceiro. É com ela que se transfere a titularidade de uma marca para um terceiro. A cessão também é popularmente conhecida como venda da marca.

Isso ocorre porque a marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

Poderão ser solicitadas inclusões ou exclusões de cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca, por meio de uma petição de anotação de transferência de titularidade.

Em petições de transferência de titularidade que afetem registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade, deverá haver correspondência entre o conjunto de requerentes da petição e o novo conjunto de titulares.

Caso a documentação comprobatória da transferência de titularidade não compreenda todos os cessionários o INPI poderá formular exigência para que os requerentes promovam as devidas adequações e o escritório dá suporte em toda a fase do processo.

Quando a petição de transferência não for protocolada por procurador único com poderes para representar todos os requerentes, também deverá ser apresentada documentação que comprove a prática conjunta do ato.

Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência. A todos os tipos de transferência, incluindo a transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública, aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI: A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

A incorporação é a operação que ocorre quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, o que inclui os direitos sobre marcas. A fusão, por sua vez, é uma operação que ocorre quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova que também lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

A anotação da transferência por incorporação ou fusão ocorre mediante a apresentação de documentos que comprovem essas operações:

a) Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.

b) Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão, bem como os atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, caso a cisão seja parcial (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

A transferência de titularidade de marca pode ocorrer com base em uma cisão. Para tanto, o requerente deve apresentar os documentos comprobatórios da operação averbados pelo órgão competente.

O cessionário deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens.

Nesta modalidade de transferência, devem ser transferidos todos os pedidos ou registros que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços afins, sob pena de, conforme o artigo 135 da LPI, serem arquivados os pedidos de registro e cancelados os registros não transferidos.

Para a anotação da transferência de direitos com base na sucessão, são necessários os seguintes documentos:

• Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
• Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
• Documentos oficiais (judiciais ou extrajudiciais) que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária, tais como o
• Formal de Partilha ou o Inventário Extrajudicial Registrado em Cartório, ou equivalente, não sendo suficiente a mera apresentação de atestado de óbito;
• Procuração do cessionário, se for o caso;
• Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

As marcas são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidas mediante decisão judicial. Deverão ser transferidos todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da massa falida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de marca que esteja incluído na universalidade de bens de massa falida, devem ser apresentados os seguintes documentos:

• Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
• Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
• Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca;
• Documento de cessão devidamente assinado pelo síndico da massa falida ou pelo curador fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais;
• Procuração do cessionário, se for o caso;
• Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, caso contrário verá indeferida sua petição de caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade.

A existência do legítimo interesse será verificada em relação ao momento da interposição da caducidade. Neste sentido, o interesse será considerado legítimo ainda que o direito ou a expectativa de direito apontado tenha cessado ao tempo do exame.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

• Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
• Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
• Direito de personalidade;
• Direitos autorais;
• Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.